在专利无效宣告程序中,利用不同对比文件或技术方案的结合从而否定目标专利的创造性(A22.3)是无效宣告请求方惯常的手段,但这种结合是否允许,或者说只要公开了区别技术特征就可以任意结合吗?显然不是这样。
笔者曾代理过一件代表专利权人的无效案。本案因侵权诉讼(非笔者代理)而被第二次提起无效宣告。因涉及侵权诉讼,本案的修改受到严格限制,其权利要求1技术方案“一种多功能护肤美容仪,其特征在于:包括主体,所述主体具有第一侧面、与第一侧面基本相对设置的第二侧面和从第一侧面延伸到第二侧面的中间部,所述第一侧面具有第一表面,所述第二侧面具有第二表面,所述中间部具有第三表面;光源,所述光源设置在所述主体内部,用于发射光线来治疗皮肤,所述光源发射的光线射向所述第一侧面;电机,所述电机设置在所述主体内部,用于使得所述护肤美容仪振动;温控元件,所述温控元件设置在所述主体内部,用于产生热量以治疗所述皮肤并将热量传送到第一侧面;用户控件,所述用户控件设置在所述中间部上,用于驱动并控制光源、电机和温控元件;所述第一侧面和中间部之间设置有向第二侧面方向延伸的凹槽,所述光源发出的光发射到所述凹槽中;所述护肤美容仪还设置有可拆卸的锁定机构,所述锁定机构嵌入所述凹槽中;所述锁定机构由基本透明的塑料组成”。
请求人提供了对比文件1,对比文件1中公开了“压紧环23”(相当于本专利“锁定机构50”),“压紧环23”与“储液环22”(相当于本专利“凹槽24”)外径适配,可以很方便地将过滤膜21(相当于本专利美容面膜)装上固定或是松脱卸下(相当于可拆卸)等技术特征,但“储液环22”并不涉及引导光路,对比文件1专门设计有光通路,即“储液环22”与本专利“凹槽24”并不一致。经过比对,专利权人认为实质的区别技术特征是“所述第一侧面和中间部之间设置有向第二侧面方向延伸的凹槽,所述光源发出的光发射到所述凹槽中;所述护肤美容仪还设置有可拆卸的锁定机构,所述锁定机构嵌入所述凹槽中”,简单总结为设有“凹槽”“光发射到凹槽中(形成光路)”“锁定机构嵌入在该凹槽”。那么本专利实际要解决的技术问题为如何将光源发出的光线引至皮肤、并将面膜等美容配件锁定在适当位置。
为了解决凹槽光通路的问题,请求人提供了对比文件2,认为公开了前述区别技术特征。下述是图例。

在本专利中,附图标记24即为“(环形)凹槽”,附图标记50即为“锁定机构”(当锁定机构50压入凹槽24时,美容面膜被压入固定)。本专利“凹槽24”的技术效果是:1、形成光路;2、用于锁定“美容面膜”,二者功能集于一体。
对比文件2说明书记载“在前壳体3a的安装孔17的周围形成有周向槽23,周向透明盖7固定于凹槽23……7a通过被锁定到凹槽中的锁定孔23a固定……在安装孔17周围设置的周向槽23中,以规定的间隔形成有能够向下贯通的通孔25,……各红外发光灯6从下方插入到通孔25”。对比文件2“周向槽23”(相当于本专利的凹槽24),安装孔17周围的圆形凹槽23上以预定间隔开有向下贯通的通孔 25,使各红外发光灯6穿过(相当于本专利的光源发出的光射到凹槽24中),周向透光罩7(相当于本专利的锁定机构)固定于该槽23。是否前述实质区别技术特征已经被对比文件2公开?但专利权人对对比文件2“透明盖7”视为本专利的“锁定机构50”并不认同。很明显,本专利“凹槽23”具有安装“锁定机构50”的作用,从而固定“美容面膜”。而对比文件2虽与本专利属于同类型产品,但并不涉及“美容面膜”需要固定的问题。“透明盖7”在对比文件2的作用仅是透过光线,其作用与本专利“锁定机构50”的作用不同。换言之,对比文件2并不会给本领域技术人员将对比文件2“周向槽23”设计为固定“美容面膜”的技术启示,那么D1就很难结合对比文件2获得本专利权1所述的技术方案。
最终,审查员支持了专利权人的抗辩,审查员认为“证据2虽然公开了周向槽23和透明盖7,结合附图1-4可知,周向槽23中设有红外发光灯6,其发出的光可经透明盖7射出,即便认可周向槽对应于本专利的凹槽,但周向槽仅仅起到引导光线的作用,透明盖的作用仅在于透光,透明盖并非一个可拆卸的锁定机构,因此,透明盖不能等同于本专利的可拆卸的锁定机构,周向槽也无需设计为与可拆卸的锁定机构嵌入配合的槽结构。因此,证据2并未给出采用凹槽结构设置形式为可拆卸锁定机构提供安装位置的同时,保证美容仪的光照治疗效果的相关启示。基于证据2公开的内容,本领域技术人员至多想到利用周向槽及其上方的透明盖构造出光通道,引导光线透射至皮肤、实现光治疗,即通过周向槽和透明盖实现光线引导的单个功效,但没有动机将证据 2 中的透明盖设计为能将面膜等美容配件反复可拆卸锁定的可拆卸的锁定机构,将传递光源的凹槽同时设计为与可拆卸锁定机构相适配实现锁定的结构,得到同时设置出光通道和将面膜等美容配件进行锁定的两功效的凹槽结构。因此,在证据1引导光透射的透明盖与供压紧环嵌入的凹槽是两个不同构造的基础上,在证据2给出的利用周向槽及其上方的透明盖构造出光通道,引导光线透射至皮肤实现光治疗的启示下,本领域技术人员难以想到将证据1引导光透射的透明盖与供压紧环嵌入的凹槽这两个部件改造为一个部件,将供压紧环嵌入的凹槽改进为既可实现光线引导又可配合可拆卸锁定结构的凹槽结构,即通过同一套凹槽结构和锁定机构一体实现光线引导和锁定配合两功能”。
关于不同技术方案的结合破坏创造性问题,《专利审查指南》规定:判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在该步骤中,要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发,判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中,要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示,即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题)的启示,这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时,有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示,则发明是显而易见的,不具有突出的实质性特点。下述情况,通常认为现有技术中存在上述技术启示:
(i)所述区别特征为公知常识,例如,本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段,或教科书或者技术词典、技术手册等工具书中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。
(ii)所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段,例如,同一份对比文件其他部分披露的技术手段,该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。
(iii)所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段,该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。
当我们面临创造性问题时,通常按照上述审查指南标准的三步法来证明涉案专利具有或不具有创造性,但往往我们会忽略本专利以及对比文件的发明构思在文件结合中的作用。而这种发明构思与要解决的技术问题以及重新确定的技术问题往往具有密切关联。
再回到前面的案例,本专利的总的发明构思是要提供一种集多种(光照、温控、美容面膜)美容手段为一体的产品,而对比文件2的发明构思中并不涉及“美容面膜”的功能,所以其即便公开了“周向槽23”相当于本专利“凹槽24”,但本领域技术人员难以想到将证据1引导光透射的透明盖与供压紧环嵌入的凹槽这两个部件改造为一个部件,将供压紧环嵌入的凹槽改进为既可实现光线引导又可配合可拆卸锁定结构的凹槽结构,即通过同一套凹槽结构和锁定机构一体实现光线引导和锁定配合两功能。即在对比文件1的基础上很难再结合对比文件2的技术方案形成本专利的技术方案(非显而易见)。